Новые консультации в системе ГАРАНТ Консалтинг

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Безвозмездные договоры о предоставлении права пользования результатами интеллектуальной деятельности (в т.ч. ноу-хау) могут быть заключены между коммерческими юридическими лицами. Ограничение в виде запрета на дарение, установленного в отношениях между коммерческими организациями, в данном случае не применяется.

Обоснование вывода:
Согласно ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ секреты производства (ноу-хау) являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).
На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ).
Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).
Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом (ст. 1466 ГК РФ).
Обладатель исключительного права на секрет производства вправе предоставить другой стороне право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. Для этой цели гражданским законодательством предусмотрен лицензионный договор (ст. 1235, п. 1 ст. 1469 ГК РФ). Отличительной особенностью лицензионного договора является то, что его заключение не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Лицензиат, в отличие от правообладателя, может использовать интеллектуальную собственность не любым способом, который не противоречит закону, а только теми способами, которые указаны в лицензионном договоре. На основании лицензионного договора лицензиату может предоставляться право использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия) (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
По общему правилу лицензионный договор предполагает обязанность лицензиата уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение. Однако договором может быть предусмотрено иное, в том числе условие об отсутствии платы (безвозмездная передача) (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
Отметим, что по общему правилу между коммерческими организациями безвозмездное отчуждение исключительного права не допускается, если Гражданским кодексом не будет предусмотрено иное. В отношении безвозмездных лицензионных договоров аналогичный запрет действует только в том случае, если права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляются "на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии" (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).
Таким образом, имеется законодательная возможность безвозмездной передачи в пользование исключительных прав на ноу-хау между коммерческими юридическими лицами.
Для безвозмездного лицензионного договора существенными являются те же условия, что и для возмездного, за исключением условия о цене:
- предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности, право использования которых предоставляется по договору;
- способы использования результата интеллектуальной деятельности.
Лицензиат по безвозмездному лицензионному договору обязан использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах предоставленных ему по договору прав, в том числе только теми способами, которые прямо предусмотрены договором, в течение оговоренного срока и на определенной территории, представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности (если иное не предусмотрено лицензионным договором) (п.п. 1, 3, 4, 5, 6 ст. 1235, ст. 1237 ГК РФ).
В завершение укажем, что безвозмездный лицензионный договор является самостоятельным видом безвозмездного договора, отличным от договора дарения (ст. 572 ГК РФ). Поэтому ограничение в виде запрета на дарение, установленного в отношениях между коммерческими организациями (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ), к безвозмездному лицензионному договору не применяется (постановление ФАС Уральского округа от 25.05.2012 N Ф09-3541/12).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сулейманов Марат

Ответ прошел контроль качества

20 февраля 2020 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.