Новые консультации в системе ГАРАНТ Консалтинг

Изобретение отнесено к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (подп. 7 п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Он может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Согласно п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. Согласно ст. 1346 ГК РФ на территории РФ признаются исключительные права только на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ. Исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1353 ГК РФ).
Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными п. 2 ст. 1358 ГК РФ (п. 1 указанной статьи). В частности, использованием изобретения считается изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение (п. 2 ст. 1258 ГК РФ). Подчеркнем, что приведенный в указанной норме перечень способов использования изобретения не является исчерпывающим. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1258 ГК РФ).
Использование изобретения без разрешения правообладателя любым способом (за исключением случаев, перечисленных в ст.ст. 1359-1361 ГК РФ) являются нарушением исключительного права. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры о нарушении исключительного права на изобретение (подп. 3 п. 1 ст. 1406 ГК РФ). Согласно ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается (п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", далее - Постановление N 10).
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Напомним, что п. 1 ст. 1252 ГК РФ позволяет правообладателю, в частности, предъявлять к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности, требования о пресечении действий, нарушающих право, о возмещении убытков*(1).
С учетом вышеизложенного, а также исходя из ч. 1 ст. 65 АПК РФ в предмет доказывания по спорам о нарушении исключительного права на изобретение входит, в частности, установление факта совершения ответчиком действий, которые могут квалифицироваться как использование изобретения, а также обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков изобретения или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление (постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2018 г. N С01-491/2018 по делу N А45-7928/2017, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2020 г. N 09АП-54595/20 по делу N А40-183463/2019). Поскольку решение вопроса о наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 1358 ГК РФ (наличие в продукте или использование в способе каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения), может требовать специальных познаний, в целях доказывания указанного обстоятельства по ходатайству истца может назначаться судебная экспертиза (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 г. N С01-527/2015 по делу N А56-12229/2014).
Какого-либо перечня допустимых доказательств, которые могут приниматься судом при рассмотрении споров, связанных с нарушением исключительных прав, равно как и универсальных способов доказывания фактов незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, законодательство не предусматривает. На это обстоятельство указал и Пленум ВС РФ в п. 55 вышеупомянутого Постановления N 10. В этом же пункте Пленум ВС РФ разъяснил, что при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети Интернет. Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).
Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.
Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети Интернет по состоянию на определенный момент.
Наконец, в случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд согласно пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ, статье 78 и пункту 3 части 1 статьи 135 АПК РФ вправе произвести в порядке, предусмотренном указанными статьями, осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе информационно-телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени).
Таким образом, вопрос о способах доказывания нарушения патентных прав решается в каждом случае индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Мы не обнаружили правоприменительной практики, где бы детально описывался перечень доказательств нарушения исключительного права на изобретение, которые явились основанием для удовлетворения требований истца. Факт совершения ответчиком действий, связанных, например, с реализацией продукции, в которой использовано изобретение (или иной объект патентных прав), как показывает практика, может подтверждаться любыми допустимыми доказательствами. Так, например, в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2020 г. N 13АП-4378/20 по делу N А56-90771/2019 суд посчитал доказанным факт совершения ответчиком действий по изготовлению, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот изделия, содержащего все признаки промышленного образца, на основании сведений о закупках, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru. Факт совершения таких действий может подтверждаться документами, фиксирующими приобретение правообладателем у нарушителя объекта, в котором использовано изобретение (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2020 г. N 09АП-54595/20 по делу N А40-183463/2019, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2020 г. N 12АП-4838/20 по делу N А57-20109/2019), протоколом осмотра нотариусом доказательств - информации в сети Интернет, фиксирующим, что на сайте ответчика размещена информация и предлагается к продаже продукция, которая содержит все признаки изобретения (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2020 г. N 06АП-4563/20 по делу N А73-17150/2019, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2020 г. N 18АП-1327/20 по делу N А76-24060/2018, оставленное без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2020 г. N С01-955/2020 по делу N А76-24060/2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2018 г. N 09АП-36192/17, оставленное без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2018 г. N С01-606/2016 по делу N А40-173379/2015, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2015 г. N 09АП-15309/15, оставленное без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 сентября 2015 г. N С01-670/2015 по делу N А40-127937/2013). Однако еще раз подчеркнем, что одних лишь доказательств совершения ответчиком тех или иных действий (предложение к продаже, продажа, производство и т.п.) недостаточно для вывода о нарушении прав патентообладателя и удовлетворения требований последнего. Первостепенное значение имеет доказанность того обстоятельства, что ответчиком использовано именно изобретение, права на которое принадлежат патентообладателю. Решение этого вопроса требует специальных познаний, в связи с чем, как правило, с указанной целью привлекаются патентные поверенные и иные лица, обладающие такими познаниями (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2015 г. N 09АП-21822/15, измененное постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10 ноября 2015 г. N С01-744/2015 по делу N А40-7077/2014, определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. N 305-ЭС15-14499 по делу N А40-90149/2011). При этом даже заключения таких лиц в силу ст. 71 АПК РФ не имеют для суда решающего значения и оцениваются судом наряду с иными доказательствами (постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17 января 2019 г. N 02АП-9978/18, оставленное без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17 апреля 2019 г. N С01-241/2019 по делу N А82-14807/2018).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

30 декабря 2020 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. 

-------------------------------------------------------------------------
*(1) Дополнительно о взыскании компенсации смотрите в п.п. 59-66 Постановления N 10, а также в материале: Энциклопедия решений. Компенсация за нарушение исключительного права.