Новые консультации в системе ГАРАНТ Консалтинг

К сожалению, мы не можем дать однозначный ответ на данный вопрос. Объясним почему.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Причем лицензионным договором считается любой договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Однако заключение лицензионного договора не является единственной формой выражения согласия правообладателя на использование другим лицом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ для целей данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Как видим, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. Как указано в Вопросе 1 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 N СП-23/21 (далее - Справка), по смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др. Иные случаи, при которых возможно использование товарного знака лицом под контролем правообладателя, перечислены в Вопросе 2 Справки, где указано, в частности, что по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует п. 2 ст. 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014).
Таким образом, законодательство не запрещает правообладателю предоставлять разрешение (выражать согласие) на использование принадлежащего ему товарного знака другим лицом без заключения лицензионного договора, например, путем направления этому лицу письма, содержащего такое разрешение (согласие).
В связи с этим отметим, что в настоящее время (с 01.10.2014 (даты вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в ГК РФ) регистрации подлежит не сам лицензионный договор, а предоставление права на использование товарного знака (смотрите последний абзац письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2014 N 02/21-14928/08, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2014 N 20АП-6061/14).
Так, согласно п. 2 ст. 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ. При этом переход исключительного права на товарный знак без договора допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).
Буквально в п. 2 ст. 1490 ГК РФ говорится о необходимости государственной регистрации права на товарный знак лишь в случае предоставления права его использования по договору. Поэтому формально в случае использования товарного знака лицом под контролем правообладателя при отсутствии заключенного лицензионного договора, регистрация предоставленного права не требуется (косвенно сказанное подтверждает позиция, изложенная в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2013 N СИП-56/2013: суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет после его государственной регистрации). Однако судебных решений, прямо подтверждающих данную позицию, нам обнаружить не удалось.
В связи с этим необходимо учитывать, что при определенных обстоятельствах направление правообладателем письма, содержащего согласие на использование товарного знака, и размещение производителем логотипа на товаре могут свидетельствовать о заключении сторонами лицензионного договора*(1). Сказанное подтверждает судебная практика (смотрите постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 01.09.2011 N Ф04-4684/11, ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 N А12-5054/08-С52, Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 N 09АП-21463/14, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2013 N 11АП-2129/13).
При этом, как показывает правоприменительная практика, само по себе одностороннее письменное или устное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора не всегда расценивается как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак (решение УФАС по Санкт-Петербургу N 01/17040 (опубликовано 17.07.2015), решение УФАС по Мурманской области от 06.10.2016 N 08-04-16/13, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2015 N 08АП-13019/15, постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.07.2012 N Ф07-130/12 по делу N А56-26997/2011, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24.07.2010 N 02АП-6636/2009).
Поэтому в спорной ситуации вопрос о том, свидетельствует ли договоренность правообладателя и производителя товара о размещении на товаре логотипа о заключении лицензионного договора и, соответственно, влечет ли это необходимость регистрации предоставления права использования товарного знака, может быть решен только судом с учетом конкретных обстоятельств дела.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Верхова Надежда

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем

18 ноября 2016 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. 

-------------------------------------------------------------------------
*(1) Напомним, что правила ГК РФ не предусматривают, что лицензионный договор может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами. Следовательно, к способу заключения такого договора применяются общие правила п. 1 ст. 160, ст. 434 ГК РФ, которые допускают заключение гражданско-правового договора в том числе путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Кроме того, письменная форма договора (по общему правилу обязательная для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в силу п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1286 ГК РФ), как правило, считается соблюденной, если лицо, получившее письменное предложение заключить договор (оферту), в срок, установленный для акцепта (ответа о принятии оферты), совершило действия по выполнению указанных в этой оферте условий договора (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).